Marchi: Domande Frequenti :: Diritto & Consulenza

Marchi: Domande Frequenti

Perché registrare un marchio è importante?

Cosa può essere registrato come marchio?

Qual è la funzione del marchio?

Come bisogna agire prima di registrare un marchio?

Qual è la tutela del marchio?

Quando il marchio è originale?

 

Quando il marchio è nuovo?

Un marchio è nuovo quando è diverso dai marchi e dai segni distintivi già esistenti, siano essi marchi di fatto, purchè noti, sia marchi registrati.

Il marchio deve essere diverso dai segni già presenti sul mercato con notorietà generale per prodotti /servizi identici o affini (novità sostanziale)

Il marchio deve essere diverso da segni registrati da altri come marchi d’impresa, la cui domanda di deposito sia anteriore alla data di deposito del marchio successivo (novità formale).

Per quanto riguarda il requisito sostanziale di novità, il segno distintivo anteriore deve godere in tutto il mercato nazionale di notorietà, acquisita per l’uso del prodotto/servizio e per la pubblicità ad esso fatta. Una notorietà puramente locale non toglie novità al segno depositato successivamente.

Tuttavia in questo caso l’imprenditore del segno di fatto con notorietà locale, potrà continuare a fare uso del suo segno nei limiti dell’estensione con cui lo utilizzava precedentemente al deposito del marchio successivo.

Questo diritto si chiama pre-uso del marchio e non toglie il carattere di novità del marchio posteriore.

Non sono nuovi quindi i marchi uguali o affini a marchi di fatto notori o a marchi depositati anteriormente. Due segni si considerano affini quando sono idonei a creare confusione nel pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.

Il marchio è privo del requisito di novità anche quando consiste esclusivamente in segni di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (per es. segni come Standard, extra, inter, super etc.).

La differenza con la mancanza del requisito dell’originalità in questo caso è data dal fatto che qui i segni sono diventati di uso comune anche se non sono descrittivi del prodotto o di qualità di esso.

Quando il marchio è lecito?

Il marchio che si vuole registrare non è lecito quando è contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, è uno stemma o altro segno considerato nelle convenzioni internazionali o che rivestono un interesse pubblico, è ingannevole, in particolare sulla provenienza geografica, la natura o la qualità dei prodotti/servizi.

Segni contrari all’ordine pubblico potrebbero essere quelli contenenti il fascio littorio o la stella a cinque punte delle brigate rosse. Il requisito della non contrarietà alla legge all’ordine pubblico e al buon costume deve permanere per tutta la durata della vita del marchio: se infatti lo stesso divenisse contrario alla legge dopo la sua registrazione decadrebbe.

Il marchio è ingannevole quando trasmette al consumatore un messaggio che fornisca informazioni inerenti al prodotto/servizio non corrispondenti al vero.

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche esse sono vietate per carenza del principio di capacità distintiva se consistono esclusivamente nella denominazione geografica di provenienza. Mentre sono vietate per carenza di liceità se ingannano il consumatore circa la provenienza del prodotto.

Ovviamente questo accade se per un determinato prodotto l’indicazione di provenienza geografica ha un valore qualitativo. Sono invece validi i segni che utilizzano i nomi geografici come elemento di fantasia (es. sigarette Capri).

Che cos’è un marchio comunitario?

Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione e ne possono essere titolari tutte le persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio, la loro sede o uno stabilimento effettivo o serio in un paese membro dell’Unione europea, ovvero aderente alla convenzione di Parigi ovvero firmatario dell’accordo TRIP sui diritti di priorità intellettuale connessi al commercio.

Il diritto di esclusiva che si ottiene mediante la registrazione di un marchio comunitario, ha valore in tutti i 27 Stati dell’Unione Europea e si estende automaticamente ai nuovi paesi che dovessero entrare a far parte dell’Unione.

Qual è la procedura di registrazione?

Le domande di MC possono essere depositate direttamente presso l’UAMI o presso uno degli uffici centrali della proprietà industriale (vale a dire, gli uffici nazionali dei brevetti e dei marchi) degli stati membri della Comunità (presso l’Ufficio dei marchi del Benelux per Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo).

La procedura di registrazione del marchio comunitario prevede anche all’atto del ricevimento della domanda un esaminatore dell’UAMI verifica che essa comprende l’insieme degli elementi necessari e che sia stato effettuato il pagamento delle tasse richieste; se tutto è conforme a quanto richiesto si attribuisce una data di deposito e si avvia una ricerca di anteriorità limitata ai marchi comunitari.

Qualora non esistono impedimenti assoluti o relativi alla registrazione del marchio la domanda viene pubblicata. I titolari dei diritti anteriori (art.42,Reg.(CE)) possono, nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, fare opposizione invocando i motivi che ostano alla registrazione.

Qualora la domanda soddisfi le condizioni stabilite dal suddetto regolamento e non sia stata presentata opposizione entro il termine su indicato, il marchio viene registrato come marchio comunitario (art.45.Reg (CE)).

Quale protezione offre un marchio comunitario?

Un marchio comunitario offre al suo titolare il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, l’uso in commercio di segni identici o simili al proprio, in tutto il territorio dell’Unione Europea ed anche in quelli Stati che dovessero entrare a far parte dell’Unione.

Anche prima della registrazione, con la domanda di MC il richiedente acquisisce il diritto di proporre opposizione contro le domande di marchio successive riguardanti il marchi identici o simili al suo e relative ai prodotti/servizi identici o analoghi.

Quali tipi di segni possono essere registrati come MC?

Un segno non può essere registrato come MC se ad esso è applicabile un impedimento assoluto alla registrazione, vale a dire se il segno:

- é privo di carattere distintivo;
- serve per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
- è divenuto di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
- è contrario all’oridine pubblico o al buon costume;
- è di natura tale da ingannare il pubblico.

In che lingua depositare la domanda?

La domanda di MC deve essere depositata in una delle 22 lingue della comunità europea: ” la prima lingua”. E’ inoltre necessario una seconda lingua, diversa dalla prima e corrispondente ad una delle 5 lingue dell’Ufficio, vale a dire lo spagnolo, il tedesco, l’inglese, il francese o l’italiano.

Tasse UAMI per Deposito e Registrazione di un Marchio Comunitario

Per registrare in MC, è necessario pagare un’unica tassa.

TASSA DI BASE: 900.00 Euro per il deposito elettronico, 1050.00 Euro in caso di deposito della domanda in formato cartaceo.

Sia nell’uno sia nell’altro caso, se la domanda si riferisce a più di 3 classi di prodotti e servizi, è dovuta una tassa di 150 Euro per ogni classe aggiuntiva.

Quali vantaggi offre il deposito elettronico?

Il deposito elettronico delle domande di marchio comunitario offre innanzi tutto i seguenti vantaggi:

- riduzione di 150 euro sulla tassa di base per un marchio comunitario;
- conferma immediata che la domanda di marchio comunitario è stata ricevuta;
- verifica on-line, che garantisce che il deposito è avvenuto senza errori e renda la data di deposito certa;
- accesso più rapido all’iter di registrazione;
- possibilità di stampare senza difficoltà i dati contenuti nel modulo compilato;
- possibilità di salvare i dati localmente nel personal computer e di inviare la domanda in un momento successivo.

Che cos’è il registro dei MC?

Il registro dei MC è una banca dati contenente le caratteristiche di tutti i marchi registrati dall’Ufficio.

Il registro viene costantemente aggiornato per tenere conto di ogni cambiamento. Il registro è disponibile per consultazione, previa presentazione di domanda scritta e pagamento delle relative tasse, ed è gestito dal servizio di amministrazione del registro dei marchi del dipartimento giuridico.

Se viene presentata una domanda di MC molto simile al proprio marchio nazionale, si può proporre un’opposizione preventiva prima della pubblicazione della domanda?

No, il Regolamento del MC prevede un termine specifico per l’effettuazione di opposizioni, ossia tre mesi a decorrere della pubblicazione della domanda di MC.

Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, il documento non sarà considerato quale atto di opposizione ed il pagamento effettuato sarà considerato non dovuto e quindi rimborsato.

Quando un MC viene invalidato e, di conseguenza, cancellato dal registro dei marchi comunitari?

Il regolamento sul marchio comunitario (RMC) prevede due tipi di procedure, che possono essere definite con l’espressione generica ” procedimenti diretti alla cancellazione del marchio”.

Si tratta del procedimento con il quale il titolare di un marchio comunitario può essere dichiarato DECADUTO dai suoi diritti e del procedimento per dichiarazione di NULLITA’ di un marchio comunitario.

La differenza è che mentre il procedimento per decadenza produce effetti a partire dalla data della domanda, una dichiarazione di nullità rimuove la registrazione del registro con effetto retroattivo.

Quando il titolare di un marchio comunitario decade dai suoi diritti?

Il titolare di un marchio comunitario può decadere dai suoi diritti nei seguenti casi:

- in mancanza di un uso effettivo del marchio. La normativa stabilisce che un marchio comunitario deve formare oggetto di un uso serio ed effettivo nell’Unione europea per un periodo di 5 anni a decorrere dalla sua registrazione. Inoltre, l’uso non può essere interrotto per più di 5 anni;

- se, in conseguenza dell’attività del titolare, il marchio comunitario è divenuto una denominazione abituale di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato e il titolare non ha preso provvedimenti idonei a impedire tale circostanza;

- se il marchio comunitario è divenuto ingannevole, a causa dell’utilizzo fattone dal titolare, per quanto riguarda la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato.

Quando depositare una domanda di nullità o di decadenza?

Per il deposito di una domanda di nullità o di decadenza non esiste alcun limite temporale.

Tuttavia, se il titolare di un diritto anteriore tollera un marchio comunitario successivo per un periodo di 5 anni consecutivi, non è più legittimato a proporre una domanda di nullità basata su cause relative.

Quando un marchio comunitario può essere dichiarato nullo?

Esistono due tipi di cause di nullità: quelle assolute e quelle relative. Le cause assolute di nullità comprendono gli impedimenti alla registrazione che vanno esaminati d’ufficio nel corso della procedura di registrazione. Le cause relative di nullità sono costituite da diritti anteriori che prendono il sopravvento sul marchio comunitario in forza del principio della “anteriorità”,

La nullità di un marchio comunitario può essere dichiarata in base a cause assolute di nullità nei seguenti casi: se il marchio comunitario è stato registrato malgrado l’esistenza di un impedimento assoluto alla registrazione, se il richiedente era in malafede all’atto del deposito della domanda. Ciò riguarda in particolare i casi in cui il richiedente si prefiggeva obiettivi illeciti nel depositare la domanda di marchio comunitario.

La nullità di un marchio può essere dichiarata in base a cause relative di nullità nei seguenti casi: per gli stessi motivi in base ai quali può essere presentata un’opposizione, per via dell’esistenza di un altro diritto anteriore in uno Stato membro, che consenta di proibire l’uso del marchio in questione.

E’ il caso, in particolare, di un diritto all’immagine, di un diritto d’autore e di un diritto di proprietà industriale quale un diritto relativo a un disegno o a un modello.

Come presentare un ricorso?

Il ricorso deve essere presentato per iscritto all’UAMI entro il termine di due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata.

Il ricorso si considera validamente presentato solo dopo il pagamento della tassa di ricorso (800 euro), sempre che questo avvenga entro il termine sopra indicato. L’atto di ricorso deve essere depositato nella lingua in cui è stata redatta la decisione.

L’atto di ricorso deve contenere i seguenti elementi:
- il nome e l’indirizzo del ricorrente;
- nel caso in cui il ricorrente abbia nominato un rappresentante, il nome e l’indirizzo del rappresentante;
- una memoria contenente l’indicazione della decisione impugnata e della portata totale o parziale dell’annullamento richiesto;
- informazioni riguardanti le modalità di pagamento della tassa di ricorso;
- la firma del ricorrente e del suo rappresentante.

L’esame dei ricorsi da parte delle Commissioni di ricorso comporta una trattazione orale del procedimento?

Le commissioni di ricorso non sono tenute ad accogliere una richiesta delle parti di organizzare un’audizione. Esse hanno la facoltà di disporre una trattazione orale del procedimento, ma solo nella misura in cui la ritengano utile. In linea generale, il procedimento dinanzi alle Commissioni di ricorso è un procedimento scritto.

E’ possibile presentare osservazioni sulle comunicazioni effettuate dall’altra parte del procedimento in ralazione al procedimento di ricorso?

Il resistente può presentare osservazioni sulla memoria contenente i motivi del ricorso del ricorrente, entro un termine impartito dalla cancelleria delle Commissioni di ricorso. Tale termine è di due mesi a decorrere dalla notifica della memoria contenente i motivi del ricorso.

Se il resistente invia osservazioni in risposta, il ricorrente può presentare a sua volta una replica entro due mesi dalla notifica della risposta del resistente.

Se il ricorrente presenta una replica, il resistente può presentare a sua volta una controreplica entro due mesi dalla notifica della replica.

Cos’è un marchio Internazionale?

Il marchio internazionale è un sistema basato su di un accordo internazionale (”Accordo di Madrid e Protocollodi Madrid”) che consente di evitare i depositi plurimi per ottenere la registrazione del marchio in più stati.

Il meccanismo istituito dall’Accordo e dal Protocollo prevede che chi è titolare di una domanda di marchio (Protocollo) o di una registrazione di marchio (Accordo), presso un Ufficio Brevetti Nazionale, può chiedere a tale ufficio di trasmettere all’Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà industriale di Ginevra (OMPI), la richiesta di registrare tale marchio con effetto nei paesi aderenti indicati.

Il deposito della domanda di registrazione internazionale equivale al deposito della domanda di registrazione del marchio presso ogni paese designato.

Il sistema dell’Accordo e del Protocollo consente di evitare depositi plurimi attraverso un unico procedimento di registrazione compiuto a livello internazionale, originando un fascio di marchi nazionali, ciascuno sottoposto alla disciplina ed alla giurisdizione locale.

A partire dal 1° ottobre 2004, come conseguenza dell’adesione CE al Protoccollo di Madrid, è possibile per i titolari di marchi:

- estendere la protezione del MC a livello internazionale: una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario registrato possono essere utilizzati come base per una domanda internazionale;

- designare la Comunità Europea in una domanda di marchio internazionale.

Nel settore dei marchi, il nostro Staff fornisce i  seguenti servizi:

1) Ricerche di anteriorità: al fine di evitare incresciosi inconvenienti e contrattempi dopo il deposito di un marchio, è opportuno sapere prima di procedere all’istruzione della pratica di registrazione, se esistono marchi simili e/o confondibili già validamente depositati da altri ed efficaci.

Le ricerche di anteriorità rappresentano un utile strumento per verificare quanto sopra. Pensate all’importanza (in termini di risparmio, di tempo e risorse) dell’effettuazione di una mirata ricerca di anteriorità, prima di procedere al deposito di un marchio.

2) Depositi nazionali e comunitari nonché estensioni internazionali: i marchi sono istituiti riconosciuti e tutelati in tutti i Paesi del mondo: tuttavia un deposito effettuato in uno Stato non ha efficacia negli altri. D’altro canto a seguito dell’apertura dei mercati internazionali, si è manifestata sempre più l’esigenza di salvaguardare, anche al di là dei confini nazionali, un prodotto/servizio o un’idea da impropri o abusivi utilizzi. Atteso quanto sopra, l’estensione della tutela del marchio e del brevetto anche al di fuori dello stato d’origine, è un ulteriore e fondamentale servizio che mettiamo a disposizione dei nostri clienti.

3)Sorveglianza, Consulenza ed Assistenza Tecnico-Legale: il settore dei marchi e dei brevetti, a causa delle migliaia di domande di registrazione quotidianamente depositate presso gli uffici competenti, è caratterizzato da un continuo fermento. Troppo spesso capita, per i più diversi motivi, che vengono depositati marchi e brevetti molto simili ad altri già precedentemente oggetto di valida ed efficace registrazione. In tali incresciosi casi, chi vanta il diritto leso, quale portatore di un diritto di preesistenza tutelato dall’ordinamento giuridico, può procedere con un’azione legale nei confronti di chi ha adottato un comportamento illegittimo. Anche in tali situazioni, sia che promuovono l’azione legale, sia che debbano resistervi, i nostri clienti sono supportati dai nostri professionisti i quali, disponendo delle qualifiche, della competenza e dei mezzi necessari per studiare il caso, si attiviamo per proporre la soluzione più conveniente.

4) Redazione di contratti di licenza d’uso o di cessione di marchi.

Nelle pagine successive le domande più frequenti e le relative risposte sui marchi.

 


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